Documentazione per il deposito di un brevetto

LA DOCUMENTAZIONE PER IL DEPOSITO DI UN BREVETTO
INTRODUZIONE
Stabilito che si è in presenza di un’invenzione brevettabile,
l’inventore, od il suo avente causa, per ottenere in un determinato
Stato la concessione di un brevetto prioritario (cioè depositato da
lui per la prima volta nel mondo per quella invenzione) deve
depositare una specifica domanda di brevetto presso l’Ufficio
Brevetti di quel Paese o di un Ente sopranazionale a cui aderisce
quello Stato.
Ciascuno Stato, o Ente sopranazionale, prescrive che una
domanda di brevetto venga presentata utilizzando determinati
moduli o formulari, che alla stessa domanda vengano allegati
determinati documenti e che si paghi quanto meno una tassa di
deposito. Nel seguito analizzeremo qual’è la documentazione
necessaria per depositare una domanda di brevetto in Italia.
In Italia, l’Ente preposto a ricevere le domande ed a concedere i
relativi brevetti è l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (U.I.B.M.),
presso il Ministero delle Attività Produttive di Roma. Ciò vale sia per
le domande di brevetto originate in Italia, sia per le domande di
brevetto e per i brevetti estesi in Italia ma originati all’estero.
L’U.I.B.M. ha delegato enti periferici (le C.C.I.A.A.) all’eventuale
ricevimento di quanto di sua competenza.
Le leggi principali che regolamentano il deposito e la concessione
dei brevetti in Italia sono il Regio Decreto 29 giugno 1939, n. 1127
(Legge Invenzioni – nel seguito l.i.) ed il Regio Decreto 5 febbraio
1940, n. 244 (Regolamento Invenzioni – nel seguito r.i.), come
novellati. Sono da tenere in considerazione anche la Convenzione
di Strasburgo del 27 novembre 1963, operativa in Italia dal 1981, il
Trattato di Washington sul PCT del 19 giugno 1970 e la
Convenzione di Monaco sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973.
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1. LA DOMANDA DI BREVETTO
1.1
CHI PUO’ PRESENTARE UNA DOMANDA DI BREVETTO
L’art. 27 l.i. prevede che
“Chiunque ne abbia diritto ai sensi del presente decreto può
presentare una domanda di brevetto.
Avanti all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi si presume che il
richiedente sia titolare del diritto di brevetto e sia legittimato ad
esercitarlo.”.
L’art. 1 r.i. precisa che:
“La domanda di brevetto per invenzione industriale … può essere
fatta tanto da cittadini italiani, quanto da stranieri, siano essi
individui, società, associazioni, od enti morali, od anche da più
individui collettivamente.
Se la domanda è fatta da una società, da una associazione o da un
ente morale, deve indicare la denominazione e la sede della
società o dell’ente.”.
La domanda deve essere depositata direttamente dall’inventore, o
dal suo avente causa (per esempio la società, o l’ente, con cui
l’inventore ha un rapporto di lavoro o d’impiego ed a cui l’inventore
ha
ceduto,
per
rapporto
di
lavoro,
di
impiego
ovvero
contrattualmente, i diritti sull’invenzione). L’inventore o il suo avente
causa possono delegare un Mandatario autorizzato ad assisterli in
queste procedure.
Il Mandatario può essere un avvocato o un consulente in proprietà
industriale, regolarmente iscritto al rispettivo Ordine.
Senza entrare nel merito della legittimità di colui che presenta la
domanda di brevetto, vediamo in dettaglio quali sono i documenti
necessari per farlo.
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Si richiama l’attenzione sull’art. 27 ter l.i. che vieta alle persone che
risiedono nel territorio dello Stato di depositare, senza la preventiva
autorizzazione dell’U.I.B.M., esclusivamente le loro domande di
brevetto presso uffici di Stati esteri, ovvero di depositarle presso tali
uffici prima che siano trascorsi novanta giorni dalla data di deposito
in Italia, o da quella di presentazione dell’istanza di autorizzazione.
Si ricorda anche che il richiedente il brevetto per invenzione
industriale può designare nella domanda una o più persone alle
quali attribuisce diritti sul brevetto, specificando la natura di tali
diritti.
1.2
DOVE E COME SI PRESENTA UNA DOMANDA DI
BREVETTO
Una domanda di brevetto può essere presentata direttamente
presso l’U.I.B.M. o presso un qualunque Ufficio preposto presente
presso la locale Camera di Commercio, oppure può essere inviata
mediante il servizio postale, in plico raccomandato con avviso di
ricevimento, all’U.I.B.M..
La domanda di brevetto va presentata utilizzando un apposito
modulo predisposto dall’U.I.B.M., il quale deve essere compilato
senza omissioni o cancellazioni.
Gli uffici competenti a ricevere il deposito delle domande di brevetto
sono tenuti a completare i moduli per la parte ad essi riservata, sì
che detto modulo costituisce processo verbale di deposito,
attestante la data di presentazione della domanda ed assegnando,
secondo l’ordine di ricevimento della domanda stessa, un numero
progressivo, distinto per ciascuna categoria di brevetto (invenzione
industriale o modello di utilità). Tale parte dei moduli va firmata da
chi presenta i documenti e dal funzionario delegato all’ufficio
ricevente.
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Nel caso in cui la domanda di brevetto sia stata inviata all’U.I.B.M.,
questo, all’atto del ricevimento, redige il processo verbale, la cui
data si considera data di deposito.
Nella domanda di brevetto il richiedente ha la facoltà di scegliere se
il contenuto della stessa venga reso accessibile al pubblico nel
termine normale di 18 mesi dalla data di deposito, oppure dopo un
termine ridotto di 90 giorni da tale data.
2. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI BREVETTO
L’art. 28 l.i. prevede che
“Alla domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale
debbono unirsi la descrizione e i disegni necessari alla sua
intelligenza.
L’invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro
e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla e
deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo
oggetto.
Se una invenzione riguarda un procedimento microbiologico o un
prodotto
ottenuto
mediante
tale
procedimento
ed
implica
l’utilizzazione di un microrganismo non accessibile al pubblico e
che non può essere descritto in modo tale da permettere ad ogni
persona esperta nel ramo di attuare l’invenzione, nella domanda di
brevetto si dovranno osservare, quanto alla descrizione, le norme
previste nel regolamento.
In caso di rivendicazione di priorità derivante dal deposito di una
precedente domanda (fatta all’estero) il richiedente fornirà all’Ufficio
Italiano Brevetti e Marchi i documenti e le notizie comprovanti
l’esistenza della priorità.”.
Questa norma e quella di cui all’art. 59 l.i. che prevede, fra l’altro,
che “il brevetto è nullo se l’invenzione non è descritta in modo
sufficientemente chiaro e completo da consentire a persona
esperta di attuarla” fanno chiaramente capire la fondamentale
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importanza che assume la descrizione dell’invenzione.
L’art. 29 l.i. prevede che “Ogni domanda deve avere per oggetto
una sola invenzione” . E’ questa una norma sostanzialmente
amministrativa, sì che rimedi sono previsti nel caso in cui una
domanda, a giudizio dell’U.I.B.M., comprenda più invenzioni.
L’art. 4 r.i. ribadisce e specifica che:
“Alla domanda debbono essere uniti:
1. la descrizione dell’invenzione;
2. i disegni dell’invenzione, ove sia possibile;
3. il documento comprovante il versamento delle tasse prescritte;
4. la marca da bollo prescritta da applicare al brevetto;
5. la designazione dell’inventore.
- Qualora vi sia un mandatario, alla domanda deve essere unito
anche l’atto di procura, ovvero la lettera d’incarico.
- In caso di rivendicazione di priorità, debbono essere allegati
altresì i documenti prescritti ”.
Entrando nel merito di questi documenti abbiamo quanto segue.
2.1 LA DESCRIZIONE
L’art. 5 r.i. prevede che
“La descrizione deve iniziare con un riassunto che ha solo fini di
informazione
tecnica
e
deve
concludersi
con
una
o
più
rivendicazioni in cui sia indicato, specificamente, ciò che si intende
debba formare oggetto del brevetto.
La descrizione deve essere scritta, o impressa, in modo indelebile
e chiaro, sulla prescritta carta da bollo, o su carta dello stesso
formato, in almeno due originali, della cui identità risponde il
richiedente del brevetto. Gli originali debbono essere firmati dal
richiedente o dal mandatario.”.
In particolare, molta attenzione deve essere posta alla stesura delle
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rivendicazioni, poiché, come recita il terzo comma dell’art. 8 della
Convenzione di Strasburgo, “i limiti della protezione conferita dal
brevetto sono determinati dalle rivendicazioni. La descrizione i
disegni servono a interpretare le rivendicazioni.”.
Le rivendicazioni, inoltre, poiché definiscono l’oggetto della
protezione richiesta, devono essere chiare e concise e fondarsi
sulla descrizione. Se un aspetto non è presente nella descrizione,
ovvero non è desumibile da essa o dai disegni allegati, non può
essere rivendicato.
La rivendicazione principale deve proteggere il cuore, l’essenza
dell’invenzione. Le rivendicazioni derivate devono proteggere
aspetti di completamento, implementazione e variante.
In merito alle rivendicazoini, il Regolamento di esecuzione della
Convenzione sulla concessione del brevetto europeo specifica
all’art. 29 che “Le rivendicazioni devono definire l’oggetto per cui si
chiede la protezione, in termini di caratteristiche tecniche
dell’invenzione. Laddove risulti appropriato, le rivendicazioni
devono contenere:
(a) un preambolo che indichi l’oggetto dell’invenzione e quelle
caratteristiche
tecniche
definizione dell’oggetto
che
sono
rivendicato
necessarie
ma
che
per
la
sono,
in
combinazione, parte dello stato della tecnica;
(b) una parte caratterizzante – preceduta dall’espressione
“caratterizzato dal fatto che” o “caratterizzato da” - indicante
le caratteristiche tecniche che, in combinazione con le
caratteristiche di cui al precedente punto (a), si desidera
proteggere.”.
La parte caratterizzante è quella parte che specifica, rispetto alla
tecnica preesistente, l’oggetto dell’invenzione o parte di esso.
E’ consigliabile quindi attenersi a tali norme, recepite anche
dall’ordinamento italiano, per evitare di incorrere in vizi di forma o in
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i pericoli connessi con l’interpretazione che renderebbero il titolo di
brevetto poco chiaro e potrebbero portare anche all’annullamento
del brevetto.
Il riassunto dell’invenzione deve essere riprodotto su un apposito
modulo (Slide 5), deve essere chiaro ma sintetico e preferibilmente
non deve superare le 150 parole (norma europea).
La descrizione, oltre al riassunto ed alle rivendicazioni, deve
specificare il settore tecnico al quale l’invenzione appartiene,
illustrare, almeno sommariamente, lo stato della tecnica anteriore,
nonché gli svantaggi che presenta, alla data di presentazione della
domanda di brevetto, no nché gli scopi che l’invenzione si propone
di risolvere ed i vantaggi che con essa si conseguono.
Per quanto riguarda la completezza della descrizione, è necessario
esporre, oltre che i principi generali su cui si basa l’invenzione,
anche almeno un esempio di realizzazione della stessa, appunto
per permettere all’esperto del ramo di poterla replicare ed attuare.
Una descrizione è giudicata insufficiente quando l’esperto del ramo
non trova in essa tutti i parametri o gli elementi per attuare
l’invenzione, senza la necessità di compiere sperimentazioni e
prove per determinare i fattori indispensabili a tale scopo, ma non
divulgati dal richiedente.
Alla domanda devono essere allegati due originali sia della
descrizione che dei disegni. Se si presenta un solo originale, il
richiedente ha facoltà di completare la documentazione entro due
mesi dal deposito della domanda. Uguale termine è concesso per
la presentazione della designazione dell’inventore e della lettera di
incarico.
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2.2 I DISEGNI
Le tavole, che possono contenere disegni, tabelle, diagrammi
schemi, ecc., che si rendono necessarie per meglio chiarire
l’invenzione, devono essere numerate progressivamente e i numeri
delle figure stesse, nonché i numeri e le lettere che ne
contrassegnano le varie parti, devono essere richiamati nella
descrizione.
Le tavole devono essere eseguite su fogli bianchi, formato UNI A4,
con margine libero da segni di almeno 2,5 cm per lato
2.3 LE TASSE PRESCRITTE
All’atto del deposito di una domanda di brevetto le tasse da pagare
dipendono dal numero sia delle pagine della descrizione che delle
tavole e variano attualmente da un minimo di ¤ 162,69 per
complessive 10 pagine a ¤ 472,56 quando si superano le 100
pagine complessive. Tali importi comprendono il pagamento delle
prime tre annualità, che è obbligatorio pagare all’atto del deposito
della domanda di brevetto.
Le successive annualità si pagano anticipatamente; è previsto un
periodo di grazia di sei mesi con soprattassa.
I versamenti vanno effettuati sul C/C 668004 intestato all’Ufficio
delle Entrate di Roma 2.
E’ anche necessario effettuare un versamento per diritti di
segreteria alla Camera di Commercio presso la quale si deposita la
domanda di brevetto.
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LA DESIGNAZIONE DELL’INVENTORE
La designazione o menzione dell’inventore, o degli inventori, deve
essere firmata dal richiedente, ovvero da un legale rappresentante
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dello stesso, che può essere anche il Mandatario.
2.5
LA LETTERA D’INCARICO
La lettera d’incarico deve essere sottoscritta dal richiedente e
controfirmata dall’incaricato.
La lettera d’incarico è considerata scrittura privata ai fini
dell’applicazione dell’art. 485 del codice penale.
Per le norme sull’autocertificazione, il Mandatario può anche presentare
una propria dichiarazione sostitutiva della lettera d’incarico, qualora
l’incarico a rappresentare il richiedente sia stato conferito solo
verbalmente.
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